道方图说 商标侵权案件中惩罚性赔偿的认定要件

  2013年的《商标法》首次引入惩罚性赔偿制度后,2019年《商标法》修订后又将惩罚性赔偿数额的倍数由三倍改为五倍,其系数目前是各国法律制定中最高的。2021年《民法典》正式施行,也专门对知识产权领域的惩罚性赔偿制度作出规定。

  《民法典》“侵权责任编”第一千一百八十五条,“故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”

  《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》法释〔2021〕4号第二条 原告请求惩罚性赔偿的,应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式和所依据的事实和理由。

  原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的,人民法院应当准许;在二审中增加惩罚性赔偿请求的,人民法院能够准确的通过当事人自愿的原则进行调解,调解不成的,告知当事人另行起诉。

  《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条 对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关这类的产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

  (2)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

  (3)被告与原告或者利害关系人之间有劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

  (4)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

  司法实践中对侵害知识产权情节严重的认定标准根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定,人民法院应当考虑侵权手段、次数,侵犯权利的行为的维持的时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

  (1)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担相应的责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

  可知,案件中适用惩罚性赔偿的前提是被告具有故意侵权和侵权情节严重两个构成要件,同时原告需要一并说明赔偿数额、计算方式及事实理由。

  司法实践中,故意侵权和情节严重在论述时,一般会区分论述,同时论述中需要突出适用惩罚性赔偿重点。如惠氏案中【(2019)浙01民初412号、(2021)浙民终294号】,惠氏代理人提及惠氏知名度,同时将对方在2011年已经因侵权被诉,另外设立多个惠氏字号的企业,抢注多件惠氏商标的故意侵犯权利的行为论述,突显被告恶意攀附惠氏公司有名的公司字号和品牌,借助他人商誉实施商标侵权及不正当竞争行为、牟取非法利益的主观意图。然后,单独论述情节严重,重点论述对方是以侵害知识产权为业,经销规模大,侵权获益巨大,权利人受损严重。另外又特别强调,母婴产品的特殊性,危及人身健康。原告代理人将被告的恶意和情节严重突显,让法院对此惩罚性赔偿做到合理适用。

  《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条人民法院确定惩罚性赔偿数额时,应当分别依照有关规定法律,以原告实际损失数额、被告违法来得到的数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支;法律另有规定的,依照其规定。

  《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》(2020)第三十一条 当事人提供的财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据、上市公司年报、招股说明书、网站或者宣传册等有关记载,设备系统存储的交易数据,第三方平台统计的商品流通数据,评估报告,知识产权许可使用合同以及市场监管、税务、金融部门的记录等,可当作证据,用以证明当事人主张的侵害知识产权赔偿数额。

  实务中,惩罚性赔偿数额的计算基数比较难确定,但根据案件材料信息大概能归纳三点:

  02.利于线上第三方平台统计的数据、线下的数据及其他途径的各种数据计算,互相印证,提高陈述准确可靠性;

  惠氏案中原告就利用了对方在商标行政程序中提交的经销商数量,经销合同中约定的销售额,也利用了天猫数据计算,对方人员陈述数据结果等多方面的数据来进行计算,互相印证,提高原告陈述的真实性、可靠性。

  盼盼公司是注册在第6类金属门、防盗门等商品上的第647663号“图片”商标、第1301742号“图片”等商标的权利人。盼盼公司发现周某某是顾阳门厂的经营者,并担任鑫盼盼公司的法定代表人。周某某受让取得了注册在第6类“金属门”等商品上的“鑫盼盼”商标专用权,并许可鑫盼盼公司使用该枚商标,同时委托顾阳门厂加工钢质门系列产品。

  2018年,盼盼公司发现铸诚商行、鑫盼盼公司通过线上、线下多种渠道售卖“鑫盼盼”防盗门商品,并在商品包装、门店装潢及宣传媒介中突出使用“盼盼”文字、“PAN PAN”拼音及其简称、熊猫图形等标识。商品包装标注该商品由鑫盼盼公司监制,委托生产商为顾阳门厂,且涉案被诉标识被宣告无效后,各被告仍接着使用涉案标识,盼盼公司遂以商标侵权及不正当竞争为由诉至江苏省高级人民法院。

  一审法院认定盼盼公司的“盼盼PANPAN及图”商标在“防盗门、金属门、金属窗”商品上具有极高知名度、美誉度与影响力,达到驰名状态。各被告生产、销售涉案商品等行为构成商标侵权。被告早已明知盼盼公司涉案系列商标持续处于驰名状态,却仍受让涉案“鑫盼盼”商标,并在盼盼公司多次申请商标争议、无效宣告,被行政裁决、行政处罚、法院判决后一直持续进行侵犯权利的行为,可以认定各被告以侵权为业,对此应当以其全部销售利润确定侵权利润及销售额,一审法院据此确定适用4倍惩罚性倍数等。一审法院判决各被告立马停止商标侵权并赔偿原告经济损失1亿元及合理支出65万元等。二审维持原判。

  早已明知盼盼公司涉案系列商标持续处于驰名状态,其却于2016年7月受让 “ 鑫盼盼“ 商标,2016年9月投资设立并控股鑫盼盼公司。成立的当天,周 即授权鑫盼盼公司使用其受让的 “鑫盼盼” 商标,鑫盼盼公司又委托顾阳门厂生产防盗门等金属门窗系列产品。

  开展经营与盼盼公司相同的业务,产品及宣传等使用与”盼盼”相关文字、拼音及其简称、熊猫图形等商业标识、企业名及其简称、字号以及熊猫吉祥形象等。有意攀附、造成市场混淆与误认的故意。

  盼盼公司多次申请商标争议、无效宣告、行政处罚、法院判决之后侵犯权利的行为一直持续。

  周称鑫盼盼公司计划三年内开一 千家企业馆, 第一个五年产值十个亿,第二个五年产值五 十个亿,并提出要高价位定价产品 。其宣称的内容与鑫盼盼公司行政总监敬文宣传全国一年销售两个亿的经营业绩大体相当。

  仅福建省、 北京市、 湖南省2017-2019年的经销代理合同金额就达5060万元。 鑫盼盼企业来提供的与经销商的代理合同中, 绝大部分约定每年提货目标增长率至少超过50%, 相当一部分约定的提货目标每年增长100%。

  (4)周、鑫盼盼公司明知受让的第19071538号 “ 鑫盼盼“ 商标无效宣告裁定之后, 以及在本案诉讼中, 鑫盼盼公司、周等 仍然接着使用涉案系列商标。

  (5)周明知盼盼公司在先涉案系列商标的驰名程度,2017年5月至2019年9月17日,仍先后注册36个“鑫盼盼”或与之近似的商标。2018年多次对盼盼公司在先获准注册的商标提起恶意无效宣告及撤销连续三年不使用申请。

  盼盼公司主张根据周 、鑫盼盼公司对外宣传资料、 经销合同等证据, 法院详细分析认定被告侵权故意和严重侵权情节,结合全案证据后认为周 、鑫盼盼公司等关于年产值 2亿元的宣传内容在计算确定赔偿额具有一定参考性,确定以2亿元作为计算的基础数额, 再按照每年经销商提货目标至少增长 50%为标准确定2017-2019年的销售额,再乘以2017年全国家具制造业大中型工业公司平均利润率7. 5%, 再乘以公众认知度市场调研报告明确的48. 1%混淆度的调查结论,计算所得惩罚 性赔偿的计算基数为 3427. 12 万元,即(2+2X 1. 5+2 X 1. 5 X 1. 5)亿元X 7. 5 % X 48. 1%=34 2 7. 12 万元。

  此案中原告为了使惩罚性赔偿计算方式更为精准,提交一份混淆度的市场调研报告,类似于品牌贡献价值,让法院更加信服计算依据。最后法院根据被告的主观故意和情节严重,确定适用4倍的惩罚性倍数,计算赔偿数额远高于原告的诉讼标的,故支持原告的1亿赔偿金额。

  该案是国内首个适用于惩罚性赔偿后判赔过亿的商标侵权及不正当竞争案件,也是同类案件中判赔额最高的案件之一,具有标杆性意义。最高人民法院维持了原审法院确定的4倍惩罚性赔偿倍数,充足表现了近年来我国加强打击恶意侵犯知识产权,强化司法保护的力度。本案对于惩罚性赔偿的法律适用要件,以及怎么样确定惩罚性赔偿的基数、倍数提供了有利参考。